近期做答复的时候遇到一些值得讨论的案例,特此分享出来也希望听听大家的看法。这些案例很多是审查员在审查过程中出现的三步法使用错误、认识错误等,希望以下案例能够为各位提供新的答复思路和思考的角度。
1、对于硕士、博士论文作为对比文件的,可能错把“发表日期”当作“公开日期”
涉及到的审查意见中选用的对比文件公开日期是2015年的7月15日,专利申请文件的申请日为2015年12月,但在知网上搜索对比文件的时候发现7月15日是发表时间,根据这篇文章的内容https://wenku.baidu.com/view/f5c7e4d6af45b307e97197a2.html 可以看出,对于硕士、博士学位论文,发表时间一般指的是学校向知网提交论文的时间,此时并没有向公众公开。因此“对于硕士、博士论文,按照现行审查操作规程的规定,对于硕/博士论文不能以提交日作为公开日,只能以中国优秀硕士学位论文全文数据库和中国博士学位论文全文数据库‘年期’所显示的出版日为公开日,而后审阶段可以进一步在CNKI运营后台查询“更新日期”确定其公开时间”。 最后查到对比文件的年期是2016年的2月,也就是说该文献不能作为对比文件。最后代理人提交意见陈述后,专利申请顺利授权。
这个案例也给了我们一些提醒,对于非专利文献,有时候审查员是会搞错公开日期的,因此作为代理人最好在收到审查意见以后再核对一下公开日期是否正确。
2、采用多篇对比文件评价创造性,但对比文件之间明显缺乏结合的基础
该发明是某学校课题组根据自己过去的研究进行的改进,过去的研究是一种船舶航向控制方法,发明做的改进点是将一个纯粹的数学模型与过去的研究相结合,来改进方案。审查意见检索到的对比文件1是该课题组过去发表过的文献。对比文件2是一篇英文论文,公开了前面提到的数学模型。审查员认为对比文件2记载的内容与本发明的特征作用相同,因而不具备创造性。但是对比文件2全文没有说明数学模型的各个数学变量可以是何种物理量,对比文件2的参考文献所属的领域是纯数学运算和航空飞行器控制,通过检索可以发现这种数学模型没有在船舶控制领域使用过。也就是说对比文件1和对比文件2是明显缺乏结合基础的,对比文件2的数学模型没有在船舶领域使用的先例,本领域的技术人员也不知道这种模型应该怎样与对比文件1进行结合。
这个案例给我们的提醒是,审查员在将多篇对比文件进行结合来评价创造性时应当是有条件的,前提条件是对比文件要有结合的基础。所以当两多篇对比文件明显缺乏结合基础的时候,有时可以跳过三步法的答复方式直接说明对比文件缺乏结合基础,不能结合以评价创造性。
3、专利申请主题中的技术特征容易被忽略
本发明的方案是对互相串联的多个弹簧分别施加电压,当弹簧温度变化时自身的伸缩状态会发生变化,从而达到劲度系数的变化。对比文件是一种在相机中控制反射伞反射角度的装置,也是对多个串联的弹簧施加电压,当弹簧温度变化时自身的伸缩状态变化,从而带动反射伞运动。 答复阶段发现本发明主题中的“变刚度”一词可以作为区别技术特征,“刚度”的含义是“材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力”,也就是说,这个特征揭示出本发明的弹簧是用来抵抗自身形变(不对外做功),而对比文件是主动发生形变来对其他部件做功,进而可以推断出其应用领域和工作原理都是不同的,只不过这些推断出的内容发明人没有写在原始交底书中,代理人也没有深入挖掘,所以在说明书中没有直接记载。 最后在未对权利要求进行限缩的情况下,发明得以授权。
在这个案例中,如果原始代理人在撰写阶段就对题目中的“变刚度”一词做深入了解,或许说明书能够写的更加完备。另外也提醒代理人在答复阶段可以留意发明主题中的特征,或许其中的特征会成为答复的关键点。
4、多篇对比文件相互结合后,得出的结构和本发明是否相近?
涉及到的发明方案是一种飞机的小翼结构,主要结构特征是:①小翼可以转动;②小翼和机翼间有扭转段,扭转段是蜂窝结构; 而审查员检索到的对比文件公开了:①飞机具有小翼,且具有能够控制小翼转动的机构;②机翼的填充物是蜂窝结构。如果按照审查员提供的对比文件,那么本领域的技术人员能够想象到的结构应该是:飞机具有小翼,小翼的填充物可以是蜂窝结构,小翼和机翼间没有扭转段,而是通过执行机构对小翼进行旋转。而这种方法和本发明的结构特征显然是不同的。最后代理人经过陈述后,发明得以授权。
这个例子中可以看出对于多篇对比文件相互结合来评价创造性时,对比文件给出的技术启示究竟能达到什么程度,是可以衡量的,如果代理人能够顺着审查员的思路给出一个“根据对比文件的启示得出的结构应该是这样”的例子,可能更能让审查员接受,也能让审查员验证自己的思路是否存在误区。